注册商标虽然属于通用名称,如果商标性使用则构成侵权

2021-08-08 13:46:09 阅读
本案中,世界之窗公司主张“MIDI”是计算机乐器领域的通用名称,但世界之窗公司不是将“MIDI”使用在计算机乐器领域,而是将“MIDI”突出使用在其主办的“啤酒音乐节”海报宣传中,属于商标性使用,据此,世界之窗公司主张“MIDI”为通用名称而不构成侵权的理由不成立。
深圳擅长商标律师
广东省深圳市中级人民法院
民 事 判 决 书
(2015)深中法知民终字第1624号
  上诉人(原审原告)北京迷笛演出有限公司。
  被上诉人(原审被告)深圳世界之窗有限公司。
  上诉人北京迷笛演出有限公司(以下简称迷笛公司)因与被上诉人深圳世界之窗有限公司(以下简称世界之窗公司)侵害商标权纠纷一案,不服深圳市南山区人民法院(2015)深南法知民初字第1041号民事判决,向本院提起上诉。本院受理后,依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。
  原审法院经审理查明,迷笛公司系第5180796号注册商标“ 深圳知名商标维权律师”的注册人,核定服务项目为第41类,包括教育;培训;教学;讲课;幼儿园;组织教育或娱乐竞赛;安排和组织会议;安排和组织培训班;组织舞会;组织表演(演出);课本出版(非广告材料);书籍出版;在线电子书籍和杂志的出版;提供在线电子出版物(非下载的);录像带发行;表演场地出租;无线电文娱节目;录音制品出租;无线电和电视节目制作;节目制作;电视文娱节目;录音棚;录音编辑;录音剪辑;作曲;翻译;文娱活动;娱乐;演出;音乐厅;管弦乐团;俱乐部服务(娱乐或教育);娱乐信息;现场表演;筹划聚会(娱乐);提供娱乐场所(截止),注册有效期限为2009年6月28日至2019年6月27日。迷笛公司在音乐演出方面做出了一定的贡献,其举办过以“迷笛音乐节”命名的户外音乐演出。
  迷笛公司关于第5180796号注册商标“ 深圳知名商标维权律师”的设计构思为,“MIDI”为中文“迷笛”的拼音。
  2015年6月,世界之窗公司为举办“世界之窗第20届国际啤酒节”、“MIDI啤酒音乐节”等活动,在深圳市深南大道世界之窗门口大型户外广告牌、票务中心门前立柱、深圳部分地铁站广告灯箱,以及互联网、微信等处刊发“MIDI啤酒音乐节”等的宣传广告。
  世界之窗公司提交了《MIDI原理与开发运用》(国防工业出版社2008年1月第1版)封面、版权页、第3至5页、《MIDI键盘通用技术条件》(中华人民共和国工业和信息化部2010年4月22日发布)、《音乐多媒体入门MIDI等级考试4级对应教材》(上海音乐出版社2010年10月第1版)封面、版权页、第100页等证据,欲证明“MIDI”、MIDI设备、MIDI音乐是通用名称。其中,《MIDI原理与开发运用》载有“‘MIDI’这4个字母的全称应当是‘MusicalInstrumentDigitalInterface’的首字母缩写,中文译文为‘乐器数字化接口’”,“通用MIDI标准规定的GM音色表统一了数字乐器的标准,为MIDI设备在全世界的流行奠定了基础”,“有了MIDI国际标准,MIDI数字音乐才能得以广泛流行,若干个电子乐器之间可以运用异步穿行通信方式连接起来组成的计算机音乐系统,充分展现出了MIDI数字音乐的科学和艺术魅力”。以上书刊内均以“MIDI”四个字母来指代计算机乐器领域中的“MusicalInstrumentDigitalInterface”。迷笛公司认为以上证据所指的MIDI是计算机音乐器械里惯常使用的四个字母缩写,在行业标准中MIDI只是英文简化,并不能证明在迷笛公司商标权保护的范围内具有通用性。
  世界之窗公司提交了从国家商标局网站打印的第7910225号“MIDI及图”、第6303924号“MIDI及图”、第5180786号“迷笛音乐节、MIDIFESTIVAL及图”、第5180787号“迷笛音乐节”的商标信息打印件,欲证明这些商标无效的原因应该是“MIDI”和“迷笛”没有显著性,故迷笛公司对“MIDI”及“迷笛音乐节”没有专用权,无权禁止他人使用。迷笛公司认为以上商标被国家商标局驳回的原因系与迷笛公司自有的第5180796号注册商标“ 深圳知名商标维权律师”近似,但未能提供相关的行政文书予以佐证。
  庭审中,世界之窗公司询问迷笛公司是否整体使用过第5180796号注册商标。迷笛公司述称,其有可能整体使用亦有可能部分使用,但在其提交的证据中没有显示整体使用。
  迷笛公司提交了律师费票据,欲证明其支出律师费为20,000元。
  原审法院认为,根据迷笛公司提交的商标注册证等证据,可以认定迷笛公司是第5180796号注册商标“深圳知名商标维权律师”的商标权人,在上述商标的注册有效期内,迷笛公司的商标专用权依法受保护,任何组织和个人都不得侵犯。
  本案的争议焦点在于,世界之窗公司在其主办的“MIDI啤酒音乐节”及相关宣传材料中使用“MIDI”字样的行为是否侵犯迷笛公司的商标专用权。
  商标的基本功能是区分商品和服务的来源。本案中,世界之窗公司在其主办的“MIDI音乐啤酒节”中突出了使用“MIDI”,从原审法院查明的事实来看,“MIDI”为计算机乐器领域中的“MusicalInstrumentDigitalInterface”的首字母简写,中文译文为“音乐数字化接口”;我国工业和信息化部于2010年4月22日发布的轻工行业标准中已有《MIDI键盘通用技术条件》。据此,“MIDI”作为通用名称早已存在。世界之窗公司在其提供的商品或服务中,突出使用作为通用名称的“MIDI”,并不会使相关公众误认为相关商品或服务来源于迷笛公司。
  另外,从迷笛公司提交的证据来看,迷笛公司举办的相关音乐表演以“迷笛音乐节”命名,相关的宣传材料呈现的是“迷笛”的中文标识字样,没有出现有关“MIDI”的字母标识或者注册商标“ ”。虽然迷笛公司举办的相关音乐表演经过宣传具有一定的知名度,但其未提供证据证明在其举办的音乐表演中有整体使用注册商标“ ”或者其对用“MIDI”字母标识享有注册商标专用权。需要说明的是,即使迷笛公司提供证据证明整体使用注册商标“ ”,亦不必然得到他人使用“MIDI”字母标识便侵害注册商标“ ”的注册商标专用权的结论,而仍需要对其他证据进行分析。但因迷笛公司未提供证据证明整体使用注册商标“ ”,迷笛公司应当承担相应的举证不利的法律后果。综上,迷笛公司并未提供充分证据证明世界之窗公司实施了侵犯迷笛公司注册商标专用权的行为。综上,依据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定,判决如下:驳回迷笛公司的全部诉讼请求。受理费人民币8800元,由迷笛公司负担。
  原审宣判后,迷笛公司不服原审判决,向本院提出上诉,请求:1、撤销深圳市南山区人民法院作出的(2015)深南法知民初字第1041号民事判决书;2、改判支持上诉人一审诉讼请求;3、本案上诉费由被上诉人负担。
  上诉人迷笛公司的上诉理由如下:上诉人于2009年经国家商标局核准注册,获得“ ”注册商标,编号第5180796号,核定项目(第35类):文娱活动、演出、现场表演等。本案被上诉人使用MIDI啤酒音乐节举办相关的音乐活动双方没有异议。双方的争议焦点在于被上诉人使用MIDI啤酒音乐节是否构成对上诉人商标的侵权:一、一审法院简单地将MIDI拼音认定为与计算机乐器领域通用的名称,并没有考虑上诉人对于MIDI音乐节这一组合服务商标的显著性,上诉人合法拥有迷笛及拼音MIDI加图形组合注册商标,上诉人通过举办一系列的MIDI音乐节为命名的户外演出,包括每年在深圳跨年举办的MIDI音乐节,在音乐演出领域已具有较高的知名度,且已被相关公众所熟知,在该领域内迷笛及MIDI已具备显著性,使得相关公众可以假借由迷笛及其MIDI识别上诉人所提供的商品和服务的来源。二、构成侵犯注册商标权的基本行为,是在商标意义上使用相同或者相似商标的行为,这种行为会使公众对商品和服务的来源产生误解,被上诉人在其主办的音乐节中使用MIDI字样组合在一起,足以使这种误解形成。属于对上诉人注册商标专利权的侵害。三、上诉人除了合法拥有迷笛及MIDI加图形组合注册商标之外,由上诉人举办的MIDI音乐节也属于知名商品和特有服务的名称,也能为公众所识别。被上诉人使用MIDI啤酒音乐节,让公众对商品和服务的来源产生误解。四、被上诉人在一审抗辩认为,MIDI是商品的通用名称,中文翻译为乐器数字化接口,即便一审法院认定MIDI为计算机乐器领域的通用名称,主要针对的也是商品商标而言,而上诉人合法拥有的注册商标属于服务商标,两者所属的领域并不相同,MIDI在服务商标的使用领域也并非通用名称,且MIDI在上诉人举办的音乐节演出中是作为迷笛的拼音来使用,与被上诉人所主张的通用名称无关。综上,在演出表演领域,上诉人通过使用迷笛及其拼音MIDI,已使该标志获得显著性,相关公众能够将相关产品和特定的服务来源联系在一起,被上诉人在举办的MIDI啤酒音乐节及相关活动中,将MIDI与音乐节同时使用,足以使公众误认为该服务来源于上诉人,且MIDI作为迷笛的拼音,在被上诉人进行相关宣传时,由于读音的相同,更加容易让公众误认为该服务来源于上诉人。因此,被上诉人侵犯上诉人的注册商标的事实非常明确,请求二审法院依法予以改判。
  被上诉人答辩称,一审判决认定的事实清楚,判决正确,请求二审法院依法维持。
  本院经审理查明:原审判决查明的事实属实,本院予以确认。
  另查明,北京迷笛演出有限公司成立于2005年9月,由北京迷笛音乐学校全资注册,根据2013年中国音乐演出产业发展报告,北京迷笛演出有限公司在全国已连续成功举办了18届“迷笛音乐节”(MidiFestival),为中国第一个大型户外音乐节,逐步成为中国现代音乐领域最响亮的现场音乐品牌,被海外媒体誉为全球规模最大的华语摇滚音乐节。
  迷笛公司在二审提交了迷笛工作手册封面、深圳媒体及广告宣传的海报和报道、迷笛音乐节及MIDI在全国各地举办的相关海报,证明涉案商标一直在整体使用,且在深圳已连续多年举办的跨年深圳MIDI音乐节,在深圳范围内已经被公众所熟知,具有显著性。
  再查,二审审理期间,被上诉人世界之窗向本院提交了一份国家工商行政管理总局商标局于2016年6月2日作出的《关于第5180796号第41类“迷笛;MIDI”注册商标连续三年不使用撤销申请的决定》,该决定内容为:撤销第5180796号第41类“迷笛;MIDI”注册商标,原第5180796号《商标注册证作废》。
  上诉人向本院提交了一份由国家工商行政管理局商标评审委员会于2016年9月29日作出的《关于第5180796号“迷笛MIDI及图”商标无效宣告请求裁定书》,该裁定的申请人为被上诉人世界之窗公司,被上诉人以涉案商标中的“MIDI”、“迷笛”为乐器或音乐领域的通用名称而不具有显著性以及涉案商标指定使用在教育、演出等服务上易使相关公众对服务的内容等特点产生误认为由,向商标评审委员会提出无效宣告请求,商标评审委员会经审理后作出裁定:争议商标予以维持。
  上诉人向本院提交了一份由国家工商行政管理局商标评审委员会于2017年11月17日作出的《关于第5180796号“迷笛MIDI及图”商标撤销复审决定书》,该决定内容为:复审商标予以维持。
  另查明,迷笛公司于2015年7月16日向深圳市南山区人民法院提起诉讼,请求法院判令:1、被告因侵害原告注册商标,赔偿原告各项经济损失50万元;2、被告立即停止侵权行为;3、被告在南方都市报、新京报公开赔礼道歉,消除影响;4、诉讼费由被告承担。
  本院认为:本案为商标权权侵权纠纷。本案二审的争议焦点是:1、世界之窗公司在其主办的“MIDI啤酒音乐节”及相关宣传材料中使用“MIDI”字样的行为是否侵犯迷笛公司的商标专用权;2、世界之窗公司抗辩称“MIDI”是计算机乐器领域的通用名称,且“MIDI”在上诉人的商标中不具有显著性,因此不构成侵权的主张是否成立。
  我国商标法规定,未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的,属于侵犯注册商标专用权的行为。商标的使用,包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。
  迷笛公司是由北京迷笛音乐学校全资注册的演出公司,其原创举办的“迷笛音乐节”在全国连续多年举办,在国内外的现代音乐中享有较高的声誉。涉案注册商标为“一头长发的图形+迷笛+MIDI”组合商标,“迷笛”属臆造词汇,“MIDI”是“迷笛”的拼音,迷笛公司在其主办的音乐节中,对外宣传为“迷笛音乐节”及“MidiFestival”,因此,“迷笛”及“MIDI”是涉案案组合商标的显著部分,涉案商标经过迷笛公司多年举办的音乐节宣传中已形成了较高的知名度,从原告提交的音乐节媒体报道、演出海报等证据中,“迷笛”及“MIDI”均在显著部位。
  世界之窗公司在其主办的“世界之窗第20届国际啤酒节”活动中,在广告宣传海报上使用“MIDI啤酒音乐节”、“MIDI户外啤酒音乐节”等字样,其中“MIDI”字母位于啤酒音乐节首部,且该字母的字体与中文字体大小相当,更加醒目,起到标示性的作用,相关公众观察该海报首先注意到的即为该标语的首部突出部分“MIDI”字样。涉案商标核定服务项目为第41类,包括组织表演(演出);文娱活动;现场表演等,与世界之窗公司主办的“MIDI啤酒音乐节”同属第41类,在消费对象、使用场合等方面有多重近似性,结合迷笛公司在全国以及深圳举办过多次以“迷笛音乐节”、“MIDIFESTIVAL”命名的户外音乐演出,世界之窗公司在广告宣传海报上使用“MIDI啤酒音乐节”的行为容易使相关公众产生误认,造成混淆,故世界之窗公司的上述行为侵犯了迷笛公司的第5180796号注册商标“深圳知名商标维权律师”专用权。
  我国商标法规定,注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有的地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。商品的通用名称,是指在某一区域内为生产经营者或者消费者普遍用于称呼某一商品的名称。根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第七条规定,人民法院在判断诉争商标是否为通用名称时,应当审查其是否属于法定的或者约定俗成的商品名称。依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的,应当认定为通用名称。相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的,应当认定该名称为约定俗成的通用名称。被专业工具书、辞典列为商品名称的,可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。本案中,世界之窗公司主张“MIDI”是计算机乐器领域的通用名称,虽然其提交的证据可以证明“MIDI”为“MusicalInstrumentDigitalInterface”的缩写,中文译文为“乐器数字化接口”,是一种数字乐器的标准,但世界之窗公司不是将“MIDI”使用在计算机乐器领域,而是将“MIDI”突出使用在其主办的“啤酒音乐节”海报宣传中,属于商标性使用,依据商标法第五十七条第(二)项的规定,世界之窗公司在广告宣传中突出使用涉案商标中的“MIDI”字样,容易对市场造成一定的误导,从而使消费者对服务的来源产生混淆或误认,使商标注册人的利益受到损害。据此,世界之窗公司主张“MIDI”为通用名称而不构成侵权的理由不成立。
  关于本案的侵权赔偿问题。本案中,世界之窗公司在一审期间以无正当理由连续三年不使用为由向国家工商行政管理局商标局申请撤销迷笛公司第5180796号第41类“迷笛;MIDI”商标在“教育”等全部核定使用服务上的注册,商标局认为迷笛公司提交的商标使用证据无效,作出“撤销第5180796号第41类‘迷笛;MIDI’注册商标,原第5180796号《商标注册证作废》的决定”。二审期间,上诉人迷笛公司向本院提交了国家工商行政管理局商标评审委员会于2017年11月17日作出的《关于第5180796号“迷笛MIDI及图”商标撤销复审决定书》,商标评审委员会作出复审商标予以维持的决定。结合在本案一审、二审期间,迷笛公司提交了相关演出海报等证据,可以证实迷笛公司在其举办的音乐节中组合使用了涉案商标。
  因迷笛公司未向法院提交证明其要求世界之窗公司赔偿经济损失50万元的证据,仅向法院提交了律师费票据,证明其支出律师费为20000元,本院无法按照计算权利人的损失或侵权人的获利的方式来确定侵权赔偿数额,故依据《中华人民共和国商标法》第六十三条的规定,本院综合考虑第5180796号“ 
  ”注册商标的知名度、世界之窗公司使用涉案商标的主观过错及经营规模、迷笛公司为本案维权所支出的合理费用等因素,酌情判定世界之窗公司赔偿迷笛公司经济损失人民币60000元。关于迷笛公司请求判令世界之窗公司在南方都市报、新京报公开赔礼道歉,消除影响的诉请,无事实及法律依据,本院不予支持。
  综上,原审判决认定事实清楚,审理程序合法,但适用法律错误,本院予以纠正。依照《中华人民共和国商标法》第五十七条第(二)项、第六十四条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第(二)项的规定,判决如下:
  一、撤销广东省深圳市南山区人民法院(2015)深南法知民初字第1041号民事判决;
  二、深圳世界之窗有限公司自判决生效之日起立即停止侵犯北京迷笛演出有限公司第5180796号“ 深圳知名商标维权律师”注册商标专用权的行为;
  三、深圳世界之窗有限公司自判决生效之日起十日内赔偿北京迷笛演出有限公司经济损失人民币60000元;
  四、驳回迷笛公司的其他诉讼请求。
  如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
  本案一审案件受理费人民币8800元,二审案件受理费人民币8800元,均由被上诉人深圳世界之窗有限公司负担。
  本判决为终审判决。
  二〇一八年一月二日
  附法律条文
  《中华人民共和国商标法》
  第五十七条第(二)项:有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:
  (二)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的;
  第六十四条第一款:注册商标专用权人请求赔偿,被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的,人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标,也不能证明因侵权行为受到其他损失的,被控侵权人不承担赔偿责任。
  《中华人民共和国民事诉讼法》
  第一百七十条第(二)项:第二审人民法院对上诉案件,经过审理,按照下列情形,分别处理:(二)原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的,以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更;

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